2011年3月14日 星期一

企業營業秘密保護規劃

企業營業秘密保護規劃     
0905, 2010
洪菁黛律師著. 律德法律事務所                                                      
   
     智慧財產權是企業在商場致勝的關鍵,而營業秘密則更為企業永續經營的秘密武器。營業秘密和專利權最大的差異點在於,營業秘密並無特定新穎性之要求,且無法律保護期間之限制,一旦被揭露,即不再受法律之保護;而專利權之保護期間,以發明專利而言一般為二十年,專利技術屬於強制公開,且應具備新穎、進步及實用性等要求。因此,企業對於其所擁有極具價值之技術、資訊或know how等,究竟是選擇以密而不宣」 的營業秘密法,或以具「公示排他」之專利法加以保護,必須審慎為之。
    無論如何,企業對於營業秘密之取得、保護、管理及應用等各面向,如能擬定完整妥善之保護計劃,並切實履行,定能對營業秘密做最大價值之產出以下為本所所建議之營業秘密保護計劃,內容係以法律所規定之「營業秘密保護」的要件為基礎,並以 5 W 1 H “ Why What Who When Where, How” 為核心概念,所展開之保護計畫。
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2011年3月1日 星期二

智慧財產權交易之 【租稅課徵】及【免稅優惠】

By 洪菁黛律師(Stefany Hung) 

     
        關於智慧財產權的轉讓、授權、侵權損害賠償等節,均與租稅課徵及租稅優惠規定息息相關,業者如能清楚知悉國際及國内之租稅協議及法令規定,並善加運用,在公司智財交易稅務之處理上,能提供頗大之助益。

        按我國所得稅法之規定,舉凡智慧財產之出售、轉讓所得之買賣價金,以及授權或因技術服務所取得之權利金或報酬, 與因他人侵害其智財權利所取得之損害賠償金等, 均依1)交易之對象的主要固定營業場所,是否設於中華民國境內 ,2)該權利金或款項來源,是否屬於中華民國之來源所得,而應依規定之各稅率,核算並繳納所得稅。
以下為筆者針對我國目前智慧財產權交易等相關稅務法令之規定所整理的表列:

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 (僅供參考,如有需求,請逕洽律師,針對個案,另為處理)

2011年2月21日 星期一

進行智慧財產的全球行銷佈局之應注意事項(二) 

BY 洪菁黛律師 (Stefany Hung)

以下為筆者過去服務於業界之經驗,僅供參考
進行智慧財產的全球佈局及行銷的前題:

1.
智慧財產必須質量兼具且紮實,並有與全球趨勢相連的產業技術。

2.
必須有豐富的技術、智財、行銷、管理及整合的人才庫。

3.
必須建置一套能與企業整個營運流程相結合的智財資訊管理平台系統。

4.
必須了解深入產業技術及產值結構,才能找到您的最佳位置及核心的客戶群。
舉例而言,不少專利權人(例如: DVD聯盟 )的專利訴訟及授權策略,即係以價值鍊中最下游的系統廠,而非上游零組件廠為主要興訟或主張之對象,即因這些系統廠雖位於產業鍊中最下游,但在營業鍊中的價值卻最大。然這些系統廠所違反的是「使用」或「銷售」權利,並非「實施」或「製造」等權利 ( 即零組件廠所違反),聰明如狐的專利權人即懂得在價值鍊及產業鍊中抓到了能反應最大利益的立基點,使其智財價值及權能,能透過訴訟及授權充份發揮。

5.
必須了解各國對於智慧財產權規範之法令,包括智財相關租稅及競爭及反托拉斯法等規範。同時,透過不同的權利組合及權能態樣,以保護您的智慧財產。

進行智慧財產的全球行銷佈局之應注意事項(一)

BY 洪菁黛律師 (Stefany Hung)
 
許多業者申請了許多專利或商標,但卻未充份利用並發揮其應有的價值。例如,並未透過授權、技術移轉,訴訟及作價投資使其真正產生資本價值;又如,在訴訟過程中,專利被舉發無效或撤銷,或品牌價值未並充份展現等。業者每年花費在智財的申請及維護費用甚高,如不能將智慧財產的價值發揮到最大,甚為可惜。

如何將智財的價值發揮到最大?當然,您必須有優質的研發及創新技術;其次,這樣的創新成果必須透過權利化的過程將其轉化為智慧財產;其三,這樣的智財權利必須被商品化(透過授權、買賣或技術交換),以產生其價值;其四,必須透過行銷之方式,並與區域鍊相結合加以佈局,才能使智慧財產價值鍊的經濟效益發揮到最大。

2011年2月19日 星期六

備置完善的智財管理制度 發揮最高的智財價值!

By 洪菁黛律師Stefany Hung)


以專利而言,許多在研發或量產的過程中,不論是應客戶之需求(OEM產品), 或因改進產品效率,或因產品成本的考量所作的產品修改,並未被完整反應在專利申請的範圍內,因而導致業者最後所產出之產品與及所取得之專利權範圍並不相同。此也增加了未來在取締侵權物品時之障礙。例如,對方侵權品與我方產品縱使相同,卻不落在我方專利申請的射程範圍內。此時,益見研發單位智財管理單位間,備置一個無工程及法律語言障礙,且能迅速溝通反應之機制的重要性。


又一般研發人員,在選擇產品零件(components )的過程中,除了考量零件之品質、規格、價格等因素外,更應評估該零件是否有侵權之紀錄及發生侵權的可能性,並交由智財管理人員評估,是否應取得授權;並將權利金成本納入考量(蓋有些上游廠或下游客戶可能已與對方議訂條件較佳之權利金條款)同時由法務單位與零件廠商簽訂合約【其中除須考量標的物之定義及範圍、擔保不侵害權利、損害賠償等條款外,更應考量損害賠償的對象是否可涵蓋下游廠、經銷商及客戶等第三者。】



又在產品行銷這個階段,商標權、著作權、LOGO及廣告文宣是個重點;而站在市場最前端的業務人員(Sale Person)是最容易嗅到競爭對手與自身產品之優劣,及是否有商標、著作或專利侵權及不公平競爭情形發生的獵犬。如能擅加利用,並將其市場觀察所得之訊息充份反應給智財管理人員,智財管理人員即得根據潛在被告、應取得授權之對象及競爭對手的產品,量身訂作專利申請範圍,及規劃日後之授權契約。
在會計財務面向上,除得透過專業鑑價人員評估其智財權利之價值外,更應將智財資本反應在財會報表中的無形資產中,如加上研發費用智財權利申請費用及維護年費費用,即可評估所謂開發成本,以作為一個研發是否開案之判斷標準。


綜言之,智財管理制度應該被貫穿在產品研發、生產製造、市場行銷、會計財務等流程中,才能使智財資本發揮最大的價值!
智財管理制度必須適當的置入產品研發、生產製造、市場行銷、會計財務等流程中,才能使智財資本發揮最大的價值。一般而言,國內業界之研發人員並不了解其idea或所研發之工作物是否能產出有價值之專利,因此必須借助專業人士之輔導,進而協助其產出有效之智財權利,並控管權利登記及維護等事宜。

2011年2月18日 星期五

您的智慧財產資源之規劃,是否與產業鏈、價值鏈、供需鏈及區域鏈等相連結?

您的智慧財產資源之規劃,是否與產業鏈、價值鏈、供需鏈及區域鏈等相連結?
BY 洪菁黛律師 (Stefany Hung)


國內許多廠商對於智慧財產資源之規劃,甚少自產業鏈、價值鏈、供需鏈及區域鏈等角度出發,以致國內業界對於智財資源之經營、規劃、管理常有見樹不見林之缺撼。以下說明,為何智慧財產資源的規劃、管理,必須自產業鏈、價值鏈、供應鏈及區域鏈的角度分析,才能將智財的資源作最好分配、佈署及管理,以為企業創造最大的營收價值。

簡單地說,業者得先檢視自己的營收結構及商品組合,從營收結構推到商品,再從產品推到技術,從技術推到專利。如此一來,業者可清楚知悉其所擁有的專利,被使用在產品上的比例有多大,以估算該專利技術究竟能產生多少營收價值;同時,佐以供應商及採購商的分佈、採購量及價格,業者得分析其產品之成本,並了解整個產業結構及供應需求鏈等動的狀態;再從整個產品的產銷的區域鏈,找出自身產品在全球市場中佈局的最佳位置。

為何智慧產權必須自產業結構出發?因為,每個企業在產業鏈中都有他的位置。找出自己的位置,就能作最好的佈局。 以電子組裝代工(如筆記型電腦產業)為例,如能掌握上游零組件( 如核心元件:晶片組、IC設計、記憶體、主機板),就能以綿密的智慧財產權佈局,來控制中游模組廠,與下游的系統組裝廠。通常愈是位於產業鏈上端的供應商,如IC供應商,專利佈署的空間越大,利潤也越高。而位於下游的廠商,專利佈局受制於他人的可能性越大,利潤也相對越低。



Intel 為例,其主要核心產品為CPU與晶片組,故其IC設計整合了各種和連接器、散熱、風扇、主機板、機殼內各式電路配置、PCBAPCB等相關專利;然其不斷透技術合作及授權體系,以連結整個產業鏈體系與市場。因此,當其供應量大到以足構控制CPU及晶片組市場,其內部的設計變更,即能輕易對於下游廠商造成不得不隨之進行技術或規格調整的壓力。又如近年來,許多廠商與Chipset廠商合作,將其專利技術置入晶片中,以便其規劃其產品、市場及授權之佈局等,美商Microvision即為一例。
每一種產品在每一個產業中,均能拉出一條獨立的產業鏈結構,業者如能清楚地了解自己在產業鏈中所佔的位置,即能依智慧財產權之不同性質及權能,來評估應採取何種智慧財產權保障

例如,供應鏈極短的LCD,其供需方,極為少數而特定,即無須以專利權加以保護。 又製造產業中,許多製程其實係無法由最終產品以還原工程之方式逆推得知,因此,並不宜過度地申請專利,反應以營業秘密保護之方式保護之。 再者,不同的國家,針對同一標的物,本即得選擇以專利、營業秘密、商標或著作權等各個不同權能,針對不同階段之標的物加以保護。因,業者越是清楚了解其所處產業之結構及價值,越能選擇最佳之智財權保護型態,而將智財的資源作最好分配、佈署及管理,並為企業創造最大的營收價值。



您知道智財資源的管理及產出,為何必須與市場端、 技術端、及財務端相結合嗎 ?

您知道智財資源的管理及產出,為何必須與市場端、 技術端、及財務端相結合嗎 ?
By洪菁黛律師 (Stefany Hung)

一個有效的智財資訊管理系統,除了專利案件管理系統、商標管理系統,及契約管理系統外,我們鼓勵有效的智財資訊管理系統,必須能與企業整個營運流程相結合,(由於對於電子產品製造商而言,專利技術為智財權之核心,亦即智慧財產之真正價值所在。故以下說明,暫以專利為主),且該專利管理系統,必須能反應出某件專利在業界中的技術結構上之等級及定位,其被使用於何種產品之上?該項技術及產品反應在客戶端,權利端,訴訟端及營收端的情形為何?市場上的主要玩家為何?以及本公司之競爭對手為何?等相關問題,才能呈現一個真正有效的專利資源管理系統。


一般而言,業界不少公司的專利管理系統欄位,僅限於基本的專利權資訊,例如,申請日,發明人、申請名稱、案號、證書號碼、權利有效年限,及年費繳交的情形。但是,專利管理系統如無法與商品端、市場端及營收端相結合,根本無法反應該項專利技術的真正價值。目前台灣不少企業,已經開始朝這個方向進行。
如何讓整個智財資訊管理系統貫穿整個企業生產營運流程?智財資訊管理系統必須架在一個開放的平台上,以供企業內部中具利害關係之相關的單位能進行檢索查詢 例如在研發端,我們鼓勵研發單位能就該項專利技術做先前技術的檢索,並與智財法務單位共同了解技術端、權利端,及訴訟端之情形。在市場端,我們希望業務單位在產品量產及推出之前,能與智財法務單位配合檢查,是否應該取得之專利技術,商標及著作權等權利或授權,均已取得。在營收端,我們希望財務單位就取得及維護智財權利的成本,能被清楚地反應在商品的成本結構中。如此一來,企業便能知悉如何訂定產品之價格,其所能獲得之利潤,與該產品在市場上的競爭力。
因此,企業實應備置前述所謂專利案件管理系統、商標管理系統,及契約管理等系統。 而該建立該等系統,首先必須分類及並界定,智慧財產(技術)的權利範圍及相關技術與產品。


其次,必須訂定guidelinecheck list 這個部份,應可會同稽核單位與公司內部具利害關係之相關單位,共同定義出該利害關係之內部單位的標準作業流程,找出關鍵查核點( check point),使智財法務單位就所涉之爭議智財權,能適時介入產品之研發及產銷流程。


又就營收端而言,財務單位或管理團隊人員,亦應就各類報表及統計分析,設定Check point,加以解讀並分析該專利技術反應在該商品上之營收價值,同時了解客戶之需求,及其於產業中之技術價值,與該項技術是否有繼續維護之必要。當然在研發檢索的資訊上,如有完整之分析資料,並含全球之產業資訊,更能了解並預測全球的產業技術趨勢。

生產製造業究竟應以專利或營業秘密,來控管其營業賴以維生的核心技術?

生產製造業究竟應以專利或營業秘密,來控管其營業賴以維生的核心技術?
By 洪菁黛律師(Stefany Hung) 



這樣的公司,過去以晶圓廠、TFT LCD產業及一些電子業居多。其實,把製程中最精髓的部分揭諸於世,然卻僅於有限的地域內受到保護,是使其陷於機密過度曝露於其他競爭商品或業者的危機中。業者本想藉專利提高其智財權之保護及價值,卻無意間降低自身產品之競爭力,不可謂得不償失!

過去台灣不少產業均將生產有關之製程申請專利,殊不知許多製程其實係無法由最終產品以還原工程之方式逆推得知。然由於申請專利的過程中,業者必須將該項專利的必要技術特徵揭露。因此,不當專利化的結果,使得原本應以營業秘密保護的技術,造成不當且過度的曝光;復以許多公司在龐大的專利年費的考量下,其專利的佈局往往僅以母國或幾個重點國家為主;再加上專利權屬地主義的結果,這樣不當的專利佈局,不論是在地域上或專利技術申請上,反而使得其他不在其專利地域佈局內或產品線內的公司,得以學習並模仿其經專利申請時所揭露之基礎技術。

2011年1月28日 星期五

為你的偶像投保????

筆者:洪菁黛律師  


日前一則社會新聞沸沸揚揚(註1),一名婦人將其向郵局其所投保之簡易壽險的受益人從生更改為趙樹海該婦人於民國九十八年間過逝, 親屬在協助該婦女之生女領取該保險金額新台幣兩百萬元時,卻發現受益人已遭更改為趙樹海而無法領取。少女憤而起訴,案經台灣高雄地方法院受理,並經一審判決該少女敗訴在案;少女不服原審判決而上訴,刻正繫屬於高院審理中。

經閱讀該判決全文(註2),原被告雙方主要爭點在於「受益人更改是否合法?」(本文僅就該判決內容之部分提出淺見)

該項受益人之更改,並無未填具身份證字號,而該婦人之家屬亦爭執,該婦女與趙樹海非親非故,因而主張該女於更改受益人時精神異常,並使此項「受益人更改是否合法?」成為雙方激辯之主要爭點。

經原審法院審理以「該婦女固患有精神分裂症,然其於變更受益人當時,其精神狀況應屬正常。」、「遍查國內全國人口戶籍姓名,除演藝人員外,並無第二人名為趙樹海」、「承辦人員表示:該婦女曾表示趙樹海是她的舅舅」,因而認定該婦女於更改受益人時仍具意識能力且. 且按我國保險法,亦不要求要保人,被保人與受益人間必須具保險利益,而身份證字號亦非更改受益人之法定應填載事項,因此,地院判決認定此項受益人更改合法。該名少女無奈,只能靜候冗長之訴訟程序結果還其公道。如判決結果不利,尚須坐視不相干之外人領取該保險金。


惟此項受益人是否「曾經」或「得」特定?應容質疑。蓋查,該藝人趙樹海與該婦女確實非親非故;而原審法官雖遍查全國內戶籍人口之結果發現,全國除藝人趙樹海外,並無第二人名為趙樹海等情,然此是否可據此即謂受益人趙樹海業經特定?

吾人於此所提出之爭點為,法律並未明定受益人之國籍必須是中華民國之國籍;且依筆者於Google 網頁之搜詢結果中 (註3),即發現在中國大陸即另有另一人名為「趙樹海」。職故,原審如何特定「該」趙樹海 「為此」趙樹海,「非他」趙樹海?首已有疑

筆者小小淺見,應可以認為該受益人並未特定,而使該項受益人更改無效,並得按我國保險法第54條之規定,主張「受益人有疑義時,推定要保人為自己之利益而訂立。」;同時,依我國保險法第113條之規定,以「死亡保險契約未指定受益人者,其保險金額作為被保險人遺產」,而認為該保險是為要保人(即該婦女)之利益所訂立,並認為該保險金為被保險人(該婦女) 之遺產,而應由其繼承人所繼承;或者認定「該項受益人更改無效」, 而回復為前一受益人即該少女。」(此見解容有討論之空間)以維護繼承人之利益。

當然,本案當初係以是受益人之身份,請求保險人依保險契約給付保險金; 在訴訟策略上倘能從被保險人遺產之法律觀點,主張備位聲明,請求給付或提出確認之訴, 非無思考之價值.

不過, 因訴訟曠日費時,因此,另有他人主張,由法院所認定之受益人趙樹海領取該保險金,再轉給付給少女二人(關於贈與稅部分: 自2009年1月23日起之贈與稅案件,每人每年贈與免稅額度,提高為220萬元,故本案保險金為200萬在此項免稅範圍之內),亦不失為可行之方案。

建議得由三方(保險公司、少女及法院所認定之受益人趙樹海)簽訂和解契約,嗣保險公司給付後再撤回訴訟,以免發生少女放棄上訴後,又無法順利領取保險金之窘境。


備註:

1. 素昧平生 ! 趙樹海意外獲贈200萬!http://www.udn.com/2011/1/26/NEWS/SOCIETY/SOC7/6118773.shtml 

2.  臺灣高雄地方法院民事判決 99年度保險字第42號

3.   Google 網頁之搜詢結果,中國大陸另有另一人名為「趙樹海」。